5 Errores Comunes al Responder una Cita de Anterioridad (y Cómo Evitarlos)

por Héctor Díaz

Estos son 5 errores a evitar al contestar a una cita de anterioridad para lograr el registro de la marca a pesar de recibir una cita de anterioridad.

1. Desconocer el proceso de registro.

A primera vista, parece sencillo solicitar el registro de una marca, y muchos creen que solo con pagar las tarifas (actualmente $3,126.40 pesos) se garantiza el registro. Sin embargo, este pago está lejos de ser una garantía del éxito del registro pues todas las marcas deben cumplir con requisitos legales para ser registradas.

Todas las solicitudes pasan al menos 2 etapas posteriores a la presentación de la solicitud: 1) Publicación, 2) análisis de forma y fondo de la marca

En este artículo presentamos a detalle el proceso completo de registro de una marca

La cita de anterioridad o señalamiento de marcas previas se da cuando el IMPI realiza el análisis de fondo de la marca, instancia en la que se evalúan aspectos que pueden derivar en la negativa de una marca.

Existen más de 22 razones por las que una marca puede ser negada, aunque la más señalada es la existencia de marcas previas.

Una vez que se notifica una cita de anterioridad se vuelve necesario dar contestación, de lo contrario la marca quedará abandonada.

Presentada la respuesta no habrá nuevas oportunidades, ni se emitirán nuevos oficio, en otras palabras lo que no se dice en la contestación no podrá argumentarse posteriormente, de esta respuesta sólo habrá dos posibles conclusiones:

a) Negativa definitiva de la marca por parte del IMPI.

El IMPI analizará la contestación y si esta no le convence mantendrá la negativa, emitiendo una resolución en la que establecerá las razones por las que los argumentos presentados no fueron suficientes.

En caso de negativa, la Autoridad no hace devoluciones de las tarifas pagadas bajo ninguna circunstancia.

b) Otorgamiento del Título de registro.

Si se presentaron argumentos convincentes y una fundamentación legal suficiente, el IMPI desestimará su negativa procediendo a otorgar el título de registro de la marca con lo cual está quedará legalmente protegida por un plazo de 10 años.

2. No cumplir con requisitos formales.

Como se mencionó anteriormente, cualquier documento presentado ante la Autoridad, como el IMPI, debe cumplir con ciertos requisitos formales para ser considerado válido para análisis.

El incumplimiento de estos requisitos no afecta el contenido del documento, pero puede llevar al rechazo de la respuesta y, consecuentemente, a la negativa del registro de la marca.

Los requisitos formales principales incluyen:

Firma: La contestación debe estar firmada, lo cual puede ser de varias formas: firma autógrafa, mediante CURP y contraseña, o con Firma Electrónica Avanzada.
Domicilio de Notificaciones: Es necesario señalar un domicilio dentro del territorio nacional para recibir notificaciones.
Identificación del Expediente: Debe indicarse el número de expediente de la solicitud y el número de folio del oficio que se está respondiendo.
Comprobante de Pago: Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente por la contestación.
Representación Adecuada: Si la contestación es firmada por una persona distinta a quien presentó la solicitud original, es necesario adjuntar una carta poder y el comprobante de pago correspondiente.

A diferencia de la solicitud inicial, la contestación no sigue un formato específico y se realiza mediante un escrito libre. Por esta razón, es crucial prestar especial atención a estos requisitos formales.

Antes de enviar su respuesta, verifique que cumpla con estos criterios para evitar requerimientos adicionales o el rechazo de su documento.

3. Contestar la cita de anterioridad sin fundamentos legales.

Es frecuente que los solicitantes, por falta de información y asesoría adecuada, presenten contestaciones débiles donde simplemente afirman que las marcas citadas no se parecen a la suya, sin proporcionar argumentos sólidos o fundamentos que respalden la ausencia de similitud.

Existe un malentendido común de que si las marcas no son idénticas, no habrá inconvenientes para su registro. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que una marca puede ser rechazada si se considera similar a otra en alguno o todos sus elementos.

Para determinar si dos marcas son “legalmente” similares y por lo tanto no pueden coexistir, existen varios criterios y reglas. Desafortunadamente, estas normas para analizar similitudes entre marcas no son claras y directas, y no están compiladas en un único documento.

Estas reglas se pueden encontrar principalmente en las decisiones que los Tribunales han emitido en casos relacionados con la similitud de marcas. A continuación, proporcionamos enlaces donde puede consultar los fundamentos legales relevantes:

Una cita de anterioridad constituye una negativa parcial al registro, y la única manera de abordarla adecuadamente es respaldando la contestación con argumentos y fundamentos legales sólidos.

4. No evaluar correctamente el asunto y sus posibles consecuencias.

En situaciones donde se cita una marca anterior, los solicitantes deben evaluar cuidadosamente la situación de su marca y determinar la mejor estrategia a seguir en cada caso concreto.

Responder a la cita de anterioridad puede parecer la única opción, pero existen varias alternativas que podrían superar el obstáculo presentado:

Continuar con el Proceso Actual: La alternativa más común es intentar completar el registro iniciado respondiendo al oficio de cita de anterioridad.
Acciones Legales: Considerar la posibilidad de iniciar un procedimiento contencioso contra la marca que representa un obstáculo.
Negociación: Contactar al titular de la marca citada para obtener un acuerdo por escrito que permita el registro sin objeciones.
Buscar Alternativas: A veces, la opción más viable puede ser seleccionar una nueva marca que tenga mejores posibilidades de ser registrada sin impedimentos.

Para elegir la ruta más adecuada, es crucial considerar los siguientes puntos:

Uso Actual de la Marca: Evaluar si la marca que desea registrarse ya está en uso y el reconocimiento que ha obtenido.
Valor de la Marca: Considerar cuánto valor e importancia tiene la marca para sus operaciones o estrategia comercial.
Análisis Costo-Beneficio: Analizar si vale la pena enfrentar el proceso legal o si sería más efectivo buscar alternativas.
Fundamentos Legales: Determinar si los argumentos legales disponibles son suficientes para contrarrestar la cita de anterioridad y si podrían llevar a una decisión favorable del IMPI.

Examinar cuidadosamente estos aspectos ayudará a dirigir los esfuerzos y recursos hacia la alternativa más adecuada y efectiva para cada situación particular.

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5. No atender a la naturaleza del trámite de registro de marca, específicamente, de la cita de anterioridad.

Es fácil pasar por alto que el registro de marcas tiene una naturaleza profundamente legal y que proteger adecuadamente una marca requiere un conocimiento detallado de la legislación pertinente. Esto asegura que la protección de la marca sea efectiva y conforme a la ley.

En estas circunstancias, contar con el asesoramiento de un especialista en propiedad intelectual es invaluable. Un experto puede ayudar a manejar estos procesos complejos, evitando posibles consecuencias negativas, como la pérdida de un activo tan valioso como lo es la marca registrada.

Esperamos que esta información sea útil para lograr una resolución favorable en el proceso de registro de su marca.