En este artículo hablaremos sobre los 4 elementos que pueden entrar en conflicto al analizar marcas señaladas en un oficio de cita de anterioridad de forma que se pueda elaborar la estrategia de defensa adecuada.
Aspectos que se deben considerar al dar contestación a un oficio de cita de anterioridad
Los oficios de cita de anterioridad requieren de una contestación completa en la que se señalen los argumentos y fundamentos legales por los cuales se considera que la marca solicitada no invade los derechos de la(s) marca(s) citada(s) y por tanto no existe conflicto.
Realizar una adecuada estrategia para la defensa del registro requerirá realizar un análisis detallado de las marcas en conflicto a fin de determinar si en realidad existen elementos que puedan demostrar la diferencia entre la marca solicitada y la(s) citada(s).
Los 4 elementos o apartados que el IMPI evalúa cuando existe conflicto entre marcas son los siguientes:
1. Aspecto fonético de las marcas (su pronunciación sin importar la forma de escribir las denominaciones).
Por ejemplo, una marca previamente registrada como “SUPER TECNOLOGICA” podría ser motivo de impedimento para una posterior solicitud que pretenda registrar la denominación “SUPER TECNOLOGY K”.
A pesar de la diferencia en la escritura se actualizará el impedimento ya que al pronunciarse las marcas suenan prácticamente idéntico.
Este apartado es el más importante, más del 90% de citas de anterioridad se relacionan con la confusión fonética ya que no tiene que presentarse en el 100% de las palabras, basta que se actualice similitud en alguna de las partes distintivas de la marca para que pueda proceder la negativa.
Existen estrategias para defender las diferencias entre marcas, estrategias que deben basarse especialmente en las reglas de análisis de marcas que han sido establecidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El conocimiento y manejo de estas reglas son fundamentales para defender una marca a la que se le ha notificado un oficio de cita de anterioridad.
2. Aspecto gráfico de las marcas.
Un segundo apartado que debe considerarse es precisamente el que se refiere a los elementos gráficos que pueden acompañar una marca, este aspecto suele ser un conflicto cuando las marcas comparten elementos gráficos muy similares.
Es raro encontrar estos impedimentos, ya que requieren que la similitud gráfica sea muy evidente. No obstante, siempre resultará conveniente analizar con detenimiento los aspectos gráficos a fin de determinar si existen argumentos para desestimar un oficio relativo a este apartado.
3. Aspecto conceptual.
Se refiere a la idea o concepto que las marcas pueden ocasionar en la mente de los consumidores, en la mayoría de casos se actualiza este tipo de similitud en compañía de alguno de los anteriores.
Estos 3 apartados tiene que ver con la propia naturaleza de la marca que se desea registrar, se debe tener en cuenta que no se requiere la actualización de similitud en los 3 apartados, basta que las marcas sean similares en uno de los tres para que el IMPI este en condiciones de emitir el oficio de cita de anterioridad y en su momento negar la marca.
4. Productos/ servicios protegidos
Este apartado si bien no se relaciona directamente con los elementos que constituyen la marca es quizá el más importante cuando se buscan argumentos y consideraciones para defender un registro de marca.
Una marca acompañada de una adecuada y específica redacción de productos/ servicios generalmente tendrá mayores oportunidades de lograr el registro en contraste con marcas que son solicitadas incluyendo “el título de la clase” (indicación general de los productos o servicios incluidos en una determinada clase).
Desafortunadamente es muy común que los solicitantes de marcas no redacten con precisión los productos y/o servicios que desean proteger, situación que los deja en franca desventaja al contestar oficios de cita de anterioridad.
En resumen, cuando se ha notificado un oficio de cita de anterioridad se debe demostrar que las marcas en conflicto no son similares al grado de causar confusión entre los consumidores, para ello se deberá analizar y argumentar la diferencia existente en los apartados fonético, gráfico, conceptual y alcance de productos/ servicios.
Espero que la información sea de utilidad, en caso de que desee una opinión preliminar sobre el estatus de su marca y las anterioridades citadas, le invitamos a contactarnos, será un gusto atenderle.
